Regards sur le nouveau droit des marques en France

La réforme opérée par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 est l’une des plus importantes refonte du droit des marques, et ce depuis 1991. Si certains apports de la réforme ont déjà fait l’objet d’analyses par de nombreux praticiens, d’autres dispositions soulèvent encore à ce-jour quelques interrogations, notamment sur leurs effets à long terme.

Ainsi, à l’occasion d’une série de web-conférences intitulée « Le ‘nouveau’ droit des marques en France » et organisée par le Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) de l’Université de Strasbourg, en partenariat avec la Commission ouverte de droit de la Propriété Intellectuelle (COMPI) du Barreau de Paris s’étaient réunis de grands noms de la propriété intellectuelle afin d’apporter davantage d’éclaircissement sur les dispositions ayant suscité de vives réflexions.

Pour bien commencer

Sur le fond, la réforme opère de grands changements très attendus du droit des marques :

La suppression de l’exigence de représentation graphique, jusqu’ici condition essentielle d’existence de la marque, puisqu’elle lui permet d’assurer sa fonction principale, à savoir – déterminer l’origine des produits et des services. L’objectif premier de cette nouveauté ? Permettre l’enregistrement de marques considérées plus atypiques telles que les marques sonores, multimédia ou en mouvement.
Le texte français introduit de nouveaux motifs relatifs de refus ou de nullités tels que le nom de domaine, la marque renommée… Sont également ajoutés de nouveaux motifs absolus de nullité ou de refus comme le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Enfin, l’ordonnance est entrée en vigueur en décembre 2015 mais ces nouvelles mesures ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 11 décembre 2019. Quant aux dispositions relatives aux procédures devant l’INPI, elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2020.

1. Les indications géographiques – Caroline le Goffic – Université Paris Descartes

En vertu des dispositions prévues par le titre II du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle (CPI), toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’UE ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Le droit antérieur (directive 2008/95/CE) ne prévoyait pas de dispositions visant spécifiquement les indications géographiques. Le CPI prévoyait des motifs généraux de refus, repris par l’ordonnance n°2019-1169 aux articles L.711-2, 7° et L.711-2 8° du CPI. Puis modifications des motifs absolus par la directive de 2015, dans son article 4§1, dans le but de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l’Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l’Union. L’article 4§1 de la directive est transposé par le paquet marque à l’article L.711-2 9° du CPI.

La consécration des indications géographiques est l’un des apports majeurs du “Paquet Marques”. ll introduit un motif relatif fondé sur l’existence d’une antériorité constituée d’une appellation d’origine ou indication géographique.

L’article L.711-3 5° du CPI reprend la lettre de l’article 5 § 3, c) dans la directive 2015/2436 : « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, la marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant en France notamment; une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 du CPI ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ».

Et la procédure dans tout ça ?

Le nouvel article L.712-4-1 du CPI prévoit que peuvent être formées des oppositions sur le fondement d’une indication géographique. Aussi, l’article L.716-2 du CPI prévoit-il que les mêmes personnes mentionnées à l’article L.712-4-1 dudit code sont recevables à agir en annulation des marques.

2. Les marques collectives et de garantie – Nicolas Binctin – Université de Poitiers

Depuis le 1er octobre 2017, les marques de certification de l’UE ont été totalement remaniées. Depuis leur avènement en 1964, ces marques ont fait l’objet de maintes tentatives de réformes, sans pour autant que celles-ci n’y apportent grandes précisions. Le paquet marques est venu simplifier et remettre à niveau ces marques.

Une fois de plus, le législateur français n’a pas maintenu le vocabulaire du droit de l’UE en droit interne. La marque européenne de certification devient la marque de garantie en droit français. Toutefois, si ce changement de vocabulaire n’a aucune incidence sur le régime, il crée une incertitude pour les utilisateurs. Il faut interpréter les marques de garantie à l’aune des solutions européennes.

Les dispositions transitoires permettent aux propriétaires de marques collectives et de garantie d’ajouter sur leur registre la qualité de la marque jusqu’au 9 décembre 2020 (R. 718-7 CPI). D’un côté, les anciennes marques collectives et de garantie resteront soumises à l’ancien régime et de l’autre, les nouvelles marques collectives et de garantie seront soumises au nouveau régime. Il subsistera ainsi quatre signes correspondant à deux blocs de régimes.

Dorénavant, la qualification de ces marques doit se faire au moment du dépôt. Elles devront répondre aux conditions du droit commun des marques ainsi qu’à leurs conditions spécifiques.

Pour la marque de garantie, elle est définie à l’article L. 715-1 du CPI comme : « une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis ». Malgré sa faible utilisation en pratique, il semble que la marque de garantie puisse être très utile pour l’économie de service comme les services de paiement en ligne.

En substance, elle consiste à garantir les caractéristiques spécifiques de certains produits et services. Elle indique si les produits ou services portant la marque respectent une certaine norme établie dans le règlement d’usage et dont le contrôle incombe au titulaire de la marque de garantie, indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit ou fournit effectivement les produits et services en question et utilisés.

La marque collective est quant à elle, définie à l’article L. 715-6 du CPI comme : « une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage ». Elle est désormais obligatoire pour tous les pays de l’UE. La marque collective est une marque qui remplit les mêmes fonctions qu’une marque simple mais au lieu d’identifier un opérateur économique, on identifie une catégorie d’opérateurs économiques. Depuis la réforme, les opérateurs pouvant être propriétaires des marques collectives sont limités aux associations, groupements de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants ainsi que les personnes morales de droit public.

S’agissant du règlement d’usage, la description doit être objective, précise, claire et exhaustive afin de garantir une cohérence des produits et permettre une transparence des opérateurs. L’appréciation de la contrefaçon ne relève pas du règlement d’usage mais de la mise en oeuvre du droit des marques soumise à l’appréciation du juge. Néanmoins, les pouvoirs de contrôle de l’office sont extrêmement faiblement envisagés, ce qui pose un réel problème pratique, qu’il faudra clarifier.

3. L’atteinte au droit de marque – Yann Basire – CEIPI – Université de Strasbourg

Le nouveau droit des marques aborde l’atteinte au droit des marques sous un angle plus précis. D’une part, l’agencement des textes a été modifié, il ne s’agit que de modifications purement formelles. D’autre part, certaines modifications touchent au fond mais cela relève plus du « toilettage ».

En effet, l’article L. 713-2 du CPI consacre enfin la notion d’usage dans la vie des affaires et ajoute également la notion de risque d’association s’inscrivant de ce fait dans le risque de confusion.

Lorsqu’il s’agit de sanctionner le dépôt, l’action à privilégier est l’action en nullité et non l’action en contrefaçon : « la notion d’usage est ici essentielle car, conformément à la Directive, seule l’utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services peut constituer un acte de contrefaçon, à l’exclusion donc du simple dépôt à titre marque. Cette disposition mettra un terme à une jurisprudence fluctuante des juridictions françaises. Dorénavant, le dépôt qui, en lui-même, porterait atteinte à une marque antérieure pourra être sanctionné par une opposition à la demande d’enregistrement ou par la nullité de la marque si elle est enregistrée, et non plus par la contrefaçon » (Rapport au Président de la République relative à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services).

S’agissant de la liste d’actes ou d’usages susceptibles d’être sanctionnés, le texte français est plus complet que la directive marques. Cette dernière, vise d’autres comportements comme la « suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée » (L. 713-3-1 CPI). Cette atteinte a déjà fait l’objet d’une jurisprudence en France, l’affaire Rossignol, néanmoins il faut démontrer que la personne assignée est à l’origine de la suppression (CA Versailles, 12e chambre 8 janvier 2019 n°18/00776).

En dernier lieu, de nouvelles dispositions plus favorables pour les titulaires du droit de marques ont été insérées. Une nouvelle atteinte est ajoutée à l’article L. 713-3-2 du CPI, il s’agit du transit. Ce transit sera désormais sanctionné et ce, sans que le produit soit mis en libre pratique. L’article L. 713-3-3 du CPI permet de sanctionner les actes préparatoires. Le contrefacteur serait sanctionnable à toutes les étapes préalables à l’acte de contrefaçon final.

En tout état de cause, on peut regretter le manque de clarté du texte français comme l’insertion d’un « signe identique » à l’article L. 713-3-2 du CPI au lieu d’ « une marque identique » prévue par la directive. Cette approche française plus large pourrait amener quelques hésitations jurisprudentielles. Le texte n’est pas suffisamment clair lorsqu’il vise les « intermédiaires sanctionnés » ou « tout autre support », on peut légitimement se demander si la fourniture des moyens est visée ou si les supports numériques doivent être compris.

4. Les exceptions au droit de marque – Patrice de Candé – CBD Avocats

S’agissant des exceptions au droit des marques, l’article L. 713-6 du CPI a été modifié. Contrairement à l’ancien article, le texte ne fait plus référence à la dénomination sociale mais il ajoute le nom de domaine. Ce nouvel article marque en partie, la fin de la jurisprudence Anheuser Bush, (CJCE, 16 novembre 2004, C-245/02). En effet, cette jurisprudence permettait aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales de se prévaloir du « nom », alors que le nouvel article ne vise plus que les personnes physiques. L’article L. 713-6 du CPI ne fait plus référence à l’indication géographique mais seulement à la provenance géographique. Enfin, il consacre expressément la notion d’ « usages loyaux du commerce », déjà généralement appliquée par la jurisprudence française.

5. Les marques renommées et notoires – Jérôme Passa – Université Paris II Assas

Le nouveau droit des marques opère une inversion de la nature des régimes de protection entre la marque renommée et marque notoire. En effet, la marque renommée était protégée par une action spéciale en responsabilité civile (ancien article L. 713-5 CPI) et elle est désormais protégée par une action en contrefaçon directement fondée sur le droit exclusif (L. 713-3 CPI). Tandis que la marque notoire était directement protégée par une action en contrefaçon, elle est à présent seulement un fait générateur de responsabilité civile (L. 713-5 CPI).

Dorénavant, l’action en contrefaçon de la marque renommée bénéficie de l’arsenal du droit commun et s’exerce dans les conditions du droit commun des marques. Le titulaire d’une marque renommée peut de ce fait bénéficier de la saisie-contrefaçon, droit d’information, retenue douanière, forclusion par tolérance… De façon inattendue et indépendamment de la directive, le texte français limite la nature de la protection de la marque notoirement connu dans sa spécialité puisqu’elle ne peut plus bénéficier de l’arsenal procédural de la contrefaçon.

6. L’opposition – Jean Yves Caillez – INPI

Avec la réforme, la procédure d’opposition est désormais ouverte aux marques renommées, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes ou domaines non locaux, noms d’une entité publique et aux droits non autorisés par un agent ou un représentant du titulaire d’une marque. L’atteinte au nom et à l’image des collectivités a été étendue aux collectivités qui pourront désormais faire opposition à une marque qui porte atteinte à leur image. Par ailleurs, l’article L.712-4-1 du CPI permet de fonder une opposition sur un ou plusieurs droits antérieurs.

Cette nouveauté s’accompagne d’un examen renforcé des preuves. Ainsi la période d’usage doit être établie dans les cinq années précédant l’introduction de la procédure et ce à compter de la date d’enregistrement. La portée de l’usage vise désormais tous les produits et services désignés et non plus seulement une partie des produits.

L’opposition est avantageuse puisqu’elle représente un gain de temps et financier pour l’opposant, qui n’aura plus besoin d’engager une action en nullité.

Son déroulement ?

La procédure n’est plus enfermée dans un délai fixe de six mois. Il existe maintenant un délai supplémentaire d’un mois afin de compléter l’opposition. La phase d’instruction débute par la notification de l’opposition au déposant, ce dernier a deux mois pour répondre et présenter éventuellement des preuves d’usages. S’il ne répond pas dans un délai de deux mois, l’instruction sera clôturée. S’il répond dans le délai, quatre phases successives de républiques d’un mois chacune seront ouverte tour à tour entre le déposant et l’opposant.

Ensuite, la décision de l’INPI doit être rendue dans les trois mois suivant la clôture de la phase d’instruction (R.712-16-2 CPI). En l’absence de décision dans ce délai, l’opposition est réputée rejetée (L. 712-5 CPI).

Ce qui change avec la réforme ?

En cas de demande conjointe, la durée de la suspension des parties est de quatre mois, renouvelable deux fois ;
L’INPI peut suspendre la procédure de son plein gré ;
Les parties se présentent à une audition devant l’INPI, sans pour autant disposer de la faculté d’introduire de nouveaux moyens, ni de nouvelles pièces au dossier ;
Le principe contradictoire est renforcé ;

7. Procédures administratives – Valérie Dorey – CPI au cabinet -T Mark

Qui est compétent ?

INPI

oppositions
actions en nullité
action en déchéance à titre principal (pour non-usage)
La décision du directeur de l’INPI constitue un titre exécutoire (L. 716-1 alinéa 3 CPI) et a autorité de la chose jugée (R. 716-13 CPI).

Tribunal judiciaire

pour les demandes en nullité formées à titre principal sur un ou plusieurs des motifs suivants : droit d’auteur, dessin et modèle et droits de la personnalité (L. 711-3, 6°, 7° et 8° CPI) ⚠️ Exclusion de la compétence de l’INPI
pour les actions en nullité engagées sur la base d’un droit d’auteur, dessins et modèles et droits de la personnalité
pour les demandes en déchéances ou en nullité formées à titre reconventionnel ;
pour les actions formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées avant l’engagement d’une action au fond.
Les demandes de déchéance et de nullité peuvent être formées à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un enregistrement international étendu et protégé en France.

Les demandes en nullité peuvent être fondées sur :

motifs absolus dont la mauvaise foi (L. 711-2 CPI) ;
motifs relatifs (L. 711-3 CPI) ;
motifs supplémentaires pour les marques de garantie et collectives (L. 715-4 et L. 715-9 CPI)

Les demandes en déchéance peuvent être fondées sur :

défaut d’exploitation pendant cinq ans (L. 714-5 CPI) ;
dégénérescence (L. 714-6 CPI) ;
marque trompeuse (L. 714-6 CPI) ;
motifs supplémentaires pour les marques de garantie et collectives (L. 715-4 et L. 715-9 CPI).

Qui peut agir ?

Toutes les personnes sont habilitées à agir concernant les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur des motifs absolus ( L 716-2-1 CPI) – il n’est pas nécessaire de prouver un intérêt à agir.

Les règles sont celles de représentation, sont celles habituellement prévues devant l’INPI, soit directement ou par l’intermédiaire d’un CPI, avocat, mandataire au sens de l’article L.422-5 du CPI.

Selon l’arrêté du 9 décembre 2019, la demande fondée sur un seul droit antérieur coûte 600 euros et 150 euros par droit antérieur supplémentaire.

À la demande de la partie gagnante, les frais seront supportés par la partie perdante (L.716-1-1 du CPI).

8. Le rôle de l’usage – Eléonore Gaspar – AIPPI – DTMV & associés

Évolutions instaurées par la réforme ?

Le titulaire d’une marque première ne peut s’opposer à une marque postérieure si, à la date de son action, il était susceptible d’être déchu de son droit.

Quid du rôle de l’usage sérieux ?

Le nouvel article L.716-2-3 du CPI prévoit une action en nullité sanctionnée d’irrecevabilité, si sur requête du titulaire de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux ou du juste motif de non usage

1° dans les cinq ans précédant la date de demande en nullité

2° dans les cinq ans précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure

On se retrouve donc avec une double période pour apprécier l’usage. En effet, la marque doit être utilisée dans les cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée et les cinq années précédant, la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure.

Lors d’une action en contrefaçon, l’usage sérieux permet de contester l’usage du signe, et non du dépôt, c’est à dire qu’on ne s’attarde pas à savoir si le signe qui est utilisé a fait ou non l’objet d’un dépôt de marque postérieur (L.716-4-3 CPI).

L’article L.716-4-5 2° CPI renvoie aux articles relatifs à la nullité : l’article prévoit qu’il est désormais nécessaire que le titulaire d’une marque ne soit pas susceptible d’être déchu au moment de la marque postérieure, auquel cas son action en contrefaçon sera irrecevable en vertu des articles L.716-2-3 al 1° et L.716-2-3 al 2° du CPI.

9. La procédure devant la Cour d’appel – Laurence Lehmann, Cour d’appel Paris

Le décret n°2019-1319 du 9 décembre 2019 réforme la procédure de recours à l’encontre de toutes les décisions rendues par le directeur général de l’INPI en s’alignant essentiellement sur la procédure d’appel de droit commun. Il met également en place un recours de plein contentieux des décisions rendues à l’issue d’une demande en nullité ou en déchéance d’une marque.

Dans le cadre d’un recours en réformation, c’est-à-dire à l’encontre des décisions de nullité et de déchéance de marques ainsi que l’opposition contre les brevets, les moyens nouveaux et pièces nouvelles sont recevables. Tandis que le maintien d’un recours en annulation rend irrecevable les moyens nouveaux et pièces nouvelles (articles R. 411-19 et R. 411-38 CPI). L’INPI peut toujours former un pourvoi en cassation (article L. 411-4 CPI). Désormais, les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat et l’enregistrement de la déclaration de saisine s’opère par RPVA.

S’agissant des dispositions transitoires, les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI rendues avant le 1er avril 2020 demeurent régies sous l’ancienne rédaction. La date qui importe est celle de la décision de l’INPI attaquée et non celle du recours.

Article de Kamilla Boussouf & Léa Bouchand, Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle, Université Lumière Lyon 2

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