Commentaire de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne le 10 Novembre 2016 Simba Toys GmbH & Co. Kg

Commentaire de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne le 10 Novembre 2016 Simba Toys GmbH & Co. Kg

 

 

La décision rendue par la CJUE le 10 Novembre 2016, est intéressante car elle vient créer un lien fort entre signifiant et signifié dans l’examen de validité d’une marque de forme. Mais comme dirait Victor Hugo :
 »Il est de l’essence de l’émeute révolutionnaire d’avoir presque toujours tort dans la forme et raison dans le fond.  »
En effet, si la démonstration de la Cour peut s’opposer à quelques critiques, sa solution paraît néanmoins totalement légitime.

En l’espèce, après que son brevet soit tombé dans le domaine public, en 1996, la société Seven Towns a déposé son produit breveté pour une demande de marque communautaire tridimensionnelle sans description auprès de l’EUIPO pour des Puzzles en trois dimensions :

Après avoir été enregistrée et renouvelée, un concurrent a introduit une demande en nullité de la marque auprès de l’EUIPO au motif que la marque était contraire à l’article 7 du Règlement européen n°40/94 car elle était technique. En effet, il ne s’agit pas d’un simple cube mais d’un cube rotatif. L’EUIPO a rejeté sa demande ainsi que le Tribunal de l’Union européenne car selon lui, la fonction technique ne résultait pas des caractéristiques essentielles du signe (qui étaient en l’occurrence, le cube et la grille le divisant) mais d’un mécanisme interne invisible sur la représentation graphique :

 

La société demanderesse continue donc son action devant la Cour de Justice en invoquant notamment le non respect de l’article 7 (1) (e) ii) par le Tribunal qui se bornait à la représentation graphique et refusait une analyse in concreto du signe. De plus, elle ajoute que refuser la capacité de rotation du signe car il vise des puzzles en trois dimensions qui ne sont pas forcément rotatifs, est contraire à l’article 7 qui peut ne porter que sur une partie des produits désignés.

La question posée à la Cour était de savoir s’il est nécessaire de prendre en compte la capacité rotative concrète du produit constituant le signe pour apprécier la fonctionnalité de ses caractéristiques essentielles ou faut-il se limiter à la représentation graphique ? Par ailleurs, est-ce que la classification pour des produits tridimensionnels qui ne sont pas forcément rotatifs est un obstacle à l’admission du caractère rotatif du signe ?

La Cour en accord avec l’avocat général, considère que le Tribunal n’aurait pas dû se limiter à la représentation graphique du signe pour apprécier sa fonctionnalité. Également, la classification de la marque n’est pas un obstacle à son caractère technique. Elle annule donc la décision du Tribunal et celle de la chambre de recours de l’EUIPO.

À titre de rappel, la marque de forme est soumise à un régime spécifique issu de l’article 7 e) du Règlement européen sur la marque européenne comprenant notamment le refus d’une marque exclusivement constituée de la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique que la Cour a ici examiné.

En cherchant un équilibre entre les différents intérêts en cause, la Cour vient rappeler une fois de plus que le droit des marques poursuit un objectif bien distinct des autres droits de propriété intellectuelle et qu’une marque ne peut en aucun cas empiéter sur la protection qui est conférée par le brevet. Elle vient donc endiguer tout détournement du droit des marques. Son raisonnement qui incorpore du factuel peut sembler critiquable mais est justifié par l’intérêt général.

Dans un premier temps nous étudierons l’audace de la Cour à travers sa décision pour dans un second moment analyser la justification de cette solution opportune.

 

I/ L’analyse téméraire par la Cour de la fonctionnalité d’une marque tridimensionnelle

De prime abord, le raisonnement de la Cour semble surprenant car très ambitieux, inattendu et parfois contestable.

 

A/ L’émergence audacieuse d’une nouvelle étape dans l’appréciation du caractère fonctionnel d’une forme

1) La sanction inattendue d’une interprétation trop restrictive du Tribunal

Tout d’abord, la Cour de justice reconnaît que le Tribunal et l’EUIPO ont correctement identifié les caractéristiques essentielles du signe. Toutefois, elle précise immédiatement que l’examen du signe tel que représenté peut être étendu au produit tel que commercialisé si la représentation graphique apparaît insuffisante.
La Cour va donc censurer le Tribunal qui considérait que la fonctionnalité des lignes noires du cube représenté était  »purement spéculative » et que sa déduction ne serait  »pas objective ni suffisamment certaine ».

Il est vrai que les lignes noires seules n’entraînent pas de résultat technique, mais c’est leur lien intrinsèque avec un mécanisme technique interne qui pousse la Cour à les confondre.

Mais en réalité, le droit de propriété sur la marque ne porte que sur la représentation dans le dépôt et non sur le mécanisme interne non représenté et non revendiqué, or, la Cour décide d’intégrer cette composante externe au droit des marques dans son analyse.

 

2) L’immixtion singulière de la réalité commerciale dans la logique du droit des marques

La société défenderesse et l’EUIPO ont contesté le fait que ces questions étant factuelles, elles ne devaient pas être envisagées par la Cour. Néanmoins, de manière adroite, la Cour ne vient non pas délibérer sur le caractère fonctionnel ou non des lignes noires, mais instaurer un nouveau palier dans l’appréciation de la fonctionnalité du signe et ainsi forcer le juge de renvoi à suivre un raisonnement bien précis pour l’application de l’article 7 (1) e) ii) qui l’obligera à déclarer ces lignes comme étant fonctionnelles en prenant en compte le facteur du produit concret.

En outre l’article évoque la forme du  »produit », et non du signe, donc il y a déjà une logique factuelle dans l’article du règlement que la Cour vient extrapoler. Cette exigence qui dépasse le cadre du dépôt bouleverse la téléologie du droit des marques, la tradition étant que ce soit le dépôt qui pose le périmètre de protection de la marque. Or, ici, en étendant le raisonnement à la commercialisation du produit, on nie totalement la logique in abstracto habituellement souveraine en droit des marques.

Par conséquent, en imposant un recours au produit concret concerné, la Cour affirme sa volonté de restreindre les possibilités d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle en en faisant une marque à part.

 

B/ La controverse d’une différenciation de la marque tridimensionnelle toujours plus assumée

1) L’inflexibilité d’une tradition jurisprudentielle exacerbée

Si l’on regarde la jurisprudence antérieure de la Cour, cette solution n’est pas surprenante car elle ne fait que s’inscrire dans une logique restrictive des marques tridimensionnelles.

D’abord, la Cour justifie la nécessité d’une approche factuelle par sa jurisprudence antérieure telle que le célèbre arrêt de 2010, Lego Juris ou encore celui de 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry précisant qu’il est possible d’aller au delà de la simple représentation graphique. Par ailleurs, comme l’avait rappelé à juste titre l’avocat général, l’analyse de la représentation graphique seule est souvent insuffisante pour apprécier réellement la fonctionnalité de la forme.

Nous pourrions critiquer la Cour en relevant que les lignes noires ne sont pas  »nécessaires » à l’obtention du résultat technique. En effet, les lignes noires telles que revendiquées par le titulaire de la marque, ne sont pas de  »simples » lignes noires séparant les cubes des autres, mais des lignes particulièrement larges et caractéristiques de Rubik’s Cube qui ne sont pas nécessaires à la rotation du cube (c’est la séparation des cubes qui l’est). Mais cet argument tombe à l’eau car cette décision s’inscrit dans la logique traditionnelle du refus dogmatique de la théorie de la multiplicité des formes établie dans l’arrêt Philips en 2002.

Ainsi, l’article 7 (1) e) ii) doit être interprété dans une logique jurisprudentielle qui relativise le critère de nécessité et restreint la possibilité de dépôt d’une marque 3D.

En continuant dans cette logique d’exclusion, il semblerait que le régime de la marque tridimensionnelle soit de plus en plus un régime à part avec une logique qui lui est propre.

 

2) L’émergence d’un véritable droit sui generis au sein du droit des marques

La restriction des marques de forme frôle ici son paroxysme. Pourquoi ? Car pour refuser la marque tridimensionnelle, la Cour va ici prendre en compte quelque chose d’invisible. Elle va utiliser une logique de rétro ingénierie pour en déduire des revendications invisibles contre l’avis du titulaire. Il n’y a ni description, ni vidéo permettant de déduire une capacité rotative du signe déposé. On vient donc sanctionner une soit-disant omission dans la représentation graphique et octroyer une liberté très vaste aux juges dans leur appréciation du caractère fonctionnel du signe. Ils pourront dès lors, réinventer le titre de propriété en y intégrant des éléments absents dans le

dépôt. Ainsi, on vide de tout intérêt la marque tridimensionnelle.
En outre, à titre de remarque, la Cour fait un amalgame dangereux en confondant la

 »solution technique » au  »caractère utilitaire » et menace ainsi toute marque tridimensionnelle intégrant une quelconque utilité (ce qui concerne la majorité des marques de forme). Cette maladresse est très regrettable.

Enfin, la marque fonctionnelle ne peut jamais acquérir de caractère distinctif par l’usage. Donc, même si le design d’un Rubik’s Cube est très reconnaissable, le titulaire est face à un obstacle  »insurmontable ».

De ce fait, la solution de la Cour peut sembler particulièrement téméraire. Néanmoins, cette solution est en réalité correctement motivée par les intérêts en cause.

 

II/ Une solution d’opportunité demeurant justifiée par l’intérêt général

Comme dirait Victor Hugo :  »Il y a entre ce que vous nommez forme et ce que vous nommez fond identité absolue, l’une étant l’extérieur de l’autre, la forme étant le fond, rendu visible. »

 

A/ Une volonté légitime de contrer un détournement astucieux de la fonction de marque

1) Une concurrence préservée par la neutralisation d’une possible action en contrefaçon par similarité

Dans sa décision, la Cour de justice rappelle sa fermeté contre tout détournement du droit des marques dans le but d’obtenir un monopole perpétuel illégitime. En effet, le droit des marques n’a pas pour objectif de prolonger une protection antérieurement conférée par un brevet.
La Cour explicite la ratio legis de l’article 7 qui consiste à préserver l’intérêt général. Le casse-tête étant une solution technique à un problème énigmatique, il est logique que la Cour refuse un tel monopole qui empêcherait tout autre forme similaire d’entrer sur le marché par l’effet de la contrefaçon par similarité admise en droit des marques. Or, un casse-tête est intrinsèquement lié à sa forme, si on change la forme par exemple en transformant le cube en triangle, on change de typologie de casse-tête et l’énigme devient foncièrement différente. Octroyer un monopole sur une forme cubique avec 9 carrés par face paralyserait donc la concurrence.
Toutefois, certains diront que le raisonnement de la Cour est exagéré car rappelons que le titulaire revendique un cube aux lignes noires épaisses qui font la caractéristique reconnaissable de Rubik’s cube et qui est d’ailleurs jugée essentielle comme l’ont confirmé les juges. Donc, étant donné que la marque est faible, les juges rejetteraient facilement une action en contrefaçon en cas de différence minime comme par exemple un cube sans ces fameuses lignes noires épaisses. Néanmoins, cette critique peut être encore une fois facilement évincée par le rejet traditionnel de la théorie de la multiplicité des formes.

La Cour a préféré tuer dans l’œuf le débat pour éviter tout risque potentiel d’atteinte à la liberté du commerce notamment lorsque l’on analyse le comportement du titulaire.

 

2) L’intention manifestement ambiguë du titulaire

Même si la Cour ne le mentionne pas expressément, il faut garder à l’esprit que le titulaire de la marque litigieuse semble vouloir faire renaître la protection que son brevet lui conférait par le biais de la marque qui n’est pas limitée dans le temps. En effet, c’est juste après que son brevet soit tombé dans le domaine public, que la marque a été demandée. Cet indice n’est pas anodin car comme l’avait indiqué la Cour dans son arrêt du 28 Juin 2016 Peri/EUIPO, l’existence d’un brevet antérieur est  »une preuve pratiquement irréfutable » du caractère technique de la forme. D’ailleurs cet indice sera explicitement pris en compte par le TUE.
De plus, on peut constater qu’il n’y a aucune description de la représentation du signe pour volontairement laisser planer le doute. Un observateur objectif ne peut pas saisir l’aspect fonctionnel du produit par cette simple représentation graphique. Si le titulaire précisait que le cube ne tournait pas, il n’y avait plus d’intérêt dans la marque, s’il précisait son caractère rotatif, elle aurait été jugée fonctionnelle, donc il a tenté de jouer sur le flou de la représentation du signe.

C’est donc face à l’intention douteuse du titulaire, que la Cour a souhaité préserver la concurrence de tout risque. Cette décision de la Cour est donc louable.

 

B/ Une méthode d’appréciation vraisemblablement pérenne

1) Une méthode d’analyse scellée en cas de dépôt de marque sibyllin

Les revirements jurisprudentiels de la CJUE étant particulièrement rarissimes, la stabilité de cette méthode semble assurée.

Finalement, cette décision ne fait que forcer les demandeurs à décrire suffisamment leur signe, et les empêche de jouer sur le flou de la représentation de la marque. Elle permet aux juges d’exiger un périmètre de protection clair ce qui est le but du droit des marques.
Dès lors que l’observateur objectif ne saisirait pas précisément les éléments supplémentaires découlant de la représentation dans le dépôt, ce raisonnement s’appliquera.

Enfin, à titre de remarque, la décision du Tribunal de l’UE rendue en Octobre dernier, a confirmé la méthode de la Cour. Même si son raisonnement sur les couleurs du cube semblait complexifier les choses, le Tribunal applique en réalité correctement la décision de la Cour et il n’y a aucune contradiction de moyens. En effet, le Tribunal a refusé d’aller au delà de la représentation graphique pour considérer que les couleurs puissent être une caractéristique essentielle du Cube comme l’avait retenu l’EUIPO. Ce refus d’appréciation in concreto s’opère durant la première étape du raisonnement à savoir : l’identification des caractéristiques essentielles, or, la Cour se réfère au produit concret que dans la seconde étape qui est celle de l’appréciation de la fonctionnalité d’une caractéristique essentielle. La décision de la Cour est donc pérenne, plusieurs décisions sont d’ailleurs venues confirmer cet arrêt comme celle du TUE le 24 septembre 2019 Roxtec ou encore très récemment celle de la CJUE rendue le 23 Avril 2020 Gömböc Kft.

 

2) Des incertitudes minimes quant à la portée de cette méthode

D’abord, on pourrait critiquer cette décision car elle est très casuistique pour un juge du droit. En effet, implicitement, c’est l’ensemble des éléments factuels qui ont permis cette décision : manque de description, notoriété et succès commercial bien connu des juges, brevet antérieur, nature du produit…etc. Ce qui nous amène à quelques interrogations : Faut-il généraliser et refuser automatiquement tous les casses-têtes en tant que marque de forme ? Cette méthode est- elle pertinente s’il n’y a pas tous ces éléments qui la légitimaient en l’espèce ?

Ensuite, comment faire pour une marque dont le produit n’est pas encore commercialisé ? Certes, c’est très théorique mais l’on pourrait penser que cette nouvelle méthode ne s’applique que dans une procédure d’annulation à titre principal ou reconventionnel et non au stade de l’enregistrement de la marque qui aurait été déposée avant la commercialisation du produit.

Mais ces interrogations restent très marginales et ne remettent en aucun cas en question la décision de la Cour.

J’en finirai en indiquant que par une Ordonnance du 23 Avril 2020, la CJUE a rejeté le pourvoi formé par Rubik’s Brand à l’encontre de la décision du TUE confirmant sa méthode. La saga judiciaire est enfin terminée.

Emmanuelle Monguillet
Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Université Jean Moulin Lyon III